案件概述
異議人A公司是美國俄亥俄州的一家公司，成立于2010年，主營彈開式帳篷以及戶外活動(dòng)相關(guān)的產(chǎn)品。B公司是A公司在中國的合作商，主要負(fù)責(zé)帳篷以及相關(guān)產(chǎn)品在大陸地區(qū)的生產(chǎn)加工。被異議人鐘某是B公司的員工，一直知曉B公司與A公司的合作關(guān)系，且其在B公司任職期間一直跟進(jìn)與A公司有關(guān)的銷售及生產(chǎn)事務(wù)，參與相關(guān)生產(chǎn)及銷售流程。鐘某于2015年離職，并作為股東之一的身份成立了C公司，主營體育用品、帳篷及器材批發(fā)等業(yè)務(wù)。
2018年，A公司意識(shí)到要在中國注冊(cè)其主營品牌（以下簡(jiǎn)稱U標(biāo)），便委托了某知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)。在該代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行初步檢索時(shí)發(fā)現(xiàn)，A公司的擬注冊(cè)商標(biāo)已經(jīng)被鐘某以C公司為申請(qǐng)人的名義搶注在帳篷類商品上，商標(biāo)狀態(tài)為初審公告中。隨即，A公司對(duì)該商標(biāo)申請(qǐng)?zhí)岢霎愖h請(qǐng)求。但是，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局做出了對(duì)上述異議申請(qǐng)不予受理的結(jié)果，原因是代理機(jī)構(gòu)在提交異議請(qǐng)求時(shí)漏附上商標(biāo)初審公告頁。因異議期限早已逾期，A公司想重新提交異議請(qǐng)求的愿望已經(jīng)不能實(shí)現(xiàn)。無奈之下，A公司便委托另一家代理機(jī)構(gòu)遞交無效宣告申請(qǐng)。在無效宣告程序中，A公司向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局遞交了：由B公司出具的B公司與A公司的關(guān)系聲明、B公司與鐘某的關(guān)系聲明、鐘某在B公司的入職表格、身份證復(fù)印件、社會(huì)保險(xiǎn)參保記錄、鐘某在B公司參與帳篷生產(chǎn)的工作圖片（帳篷上有顯示U標(biāo)）、B公司的物料單、產(chǎn)品圖片，以及C公司的企業(yè)信息等關(guān)鍵證據(jù)，以證明被異議人鐘某的惡意搶注行為。最終，國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局認(rèn)定鐘某在知曉U標(biāo)品牌產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售流程的情況下，未經(jīng)A公司的許可在相同或類似商品上申請(qǐng)注冊(cè)爭(zhēng)議商標(biāo)，已構(gòu)成《商標(biāo)法》第十五條第二款所指情形，無效宣告理由成立，爭(zhēng)議商標(biāo)在帳篷類商品上被宣告無效。
案例評(píng)析
這起商標(biāo)案雖然以A公司獲勝告終，但是它留下的教訓(xùn)和啟示卻是十分深刻的。
A公司的第一個(gè)失誤是沒有及時(shí)在中國注冊(cè)U標(biāo)。如果當(dāng)初在中國國內(nèi)開始生產(chǎn)其主營產(chǎn)品時(shí)，A公司能依據(jù)中國商標(biāo)法向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局申請(qǐng)注冊(cè)U標(biāo)，則之后的異議和無效宣告程序或能避免，從而不用為之投入額外的時(shí)間和金錢。
其次，A公司應(yīng)該在與B公司的合作協(xié)議當(dāng)中明確加入知識(shí)產(chǎn)權(quán)事務(wù)方面的條款，對(duì)使用、保密、搶注等等情況提前做出書面約束。這樣不僅可以使得B公司及其包括鐘某在內(nèi)的員工對(duì)此有所忌憚，或可避免本案例所出現(xiàn)的搶注糾紛；還可以在出現(xiàn)糾紛時(shí)充當(dāng)有力證據(jù)；并在事后依協(xié)議請(qǐng)求賠償損失。
A公司的U標(biāo)是由圖形和文字組合而成，僅在美國申請(qǐng)注冊(cè)了商標(biāo)，但并沒有進(jìn)行版權(quán)方面的登記。如果A公司在中國登記了版權(quán)，那么在中國對(duì)抗他人或者保護(hù)自己權(quán)益時(shí)，根據(jù)《商標(biāo)法》第三十二條“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”，至少也多了一個(gè)理由，成功率也會(huì)大大提高。
根據(jù)上述的案例，筆者有以下幾點(diǎn)相關(guān)的建議帶給大家:
1、如果在中國國內(nèi)有合作商、經(jīng)銷商的，但又還沒有注冊(cè)商標(biāo)的企業(yè)，一定要及早注冊(cè)商標(biāo)，商標(biāo)許可早日獲得商標(biāo)專用權(quán)，以免被第三方搶注。對(duì)于圖形商標(biāo)，也最好作版權(quán)登記，確立自己的在先權(quán)利。
2、商標(biāo)許可首先是許可雙方的接洽談判，在此過程中，許可方要充分評(píng)估被許可方的資質(zhì)和能力是否足以承擔(dān)被許可商品的生產(chǎn)。同時(shí)，也有必要對(duì)被許可人進(jìn)行盡職調(diào)查。
3、許可商與合作商或者經(jīng)銷商簽訂許可合同。許可合同作為許可事務(wù)中最重要的環(huán)節(jié)，它規(guī)范了許可雙方的權(quán)利義務(wù)，是許可順利進(jìn)行的基礎(chǔ)。許可合同里，除了一些基本信息外，如許可方與被許可方的基本信息、許可商標(biāo)的基本信息、許可使用的時(shí)間期限和地域范圍、許可類型、費(fèi)用條款等，還有必要寫上保密條款、違約責(zé)任條款、爭(zhēng)議解決條款等。值得一提的是，為了防止上述案例的員工搶注商標(biāo)情況出現(xiàn)，企業(yè)還可以督促合作商，在其與員工簽訂的合同中設(shè)立知識(shí)產(chǎn)權(quán)責(zé)任條款，明確雙方知識(shí)產(chǎn)權(quán)責(zé)任義務(wù)，以避免員工搶注諸類事件讓合作商陷入到一個(gè)尷尬的位置。
4、商標(biāo)許可他人之后，被許可方如何使用商標(biāo)、其提供的產(chǎn)品質(zhì)量怎樣，都會(huì)對(duì)許可商標(biāo)的知名度及信譽(yù)度產(chǎn)生直接影響。許可方要加強(qiáng)對(duì)被許可方的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督，保證商標(biāo)的合法合規(guī)使用，防止商品信譽(yù)下降，商標(biāo)許可不斷積累品牌價(jià)值。
5、雖然簽訂許可合同可以約定雙方的權(quán)利義務(wù)，但如果將合同進(jìn)行公證，則安全系數(shù)會(huì)更高。另外，務(wù)必記得要到國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局進(jìn)行備案登記。
6、好的選擇是成功的一半，找一家可靠的代理機(jī)構(gòu)可以起到事半功倍的效果。現(xiàn)在，代理機(jī)構(gòu)雜亂繁多，服務(wù)質(zhì)量良莠不齊，企業(yè)在選擇代理機(jī)構(gòu)時(shí)，不要貪圖便宜，也不要輕易相信任何的承諾，因?yàn)榭煽康拇頇C(jī)構(gòu)絕不會(huì)向客戶做出各種夸張的承諾。就像上述案例中辦理異議請(qǐng)求的代理機(jī)構(gòu)，商標(biāo)初審公告頁本是提出異議請(qǐng)求最基本的必須文件，但是正因?yàn)槠浯中拇笠猓└缴显撐募?，迫使A公司花了更多的金錢與時(shí)間在無效宣告上，可謂是雙重?fù)p失。因此選擇一家可靠的代理機(jī)構(gòu)，雖然不能百分百保證案件的勝利，但是如果服務(wù)質(zhì)量到位，絕對(duì)可以讓你安心不少。
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