很多企業(yè)認(rèn)為在海外注冊(cè)商標(biāo)是擁有知名品牌的跨國公司才需要做的事，小企業(yè)沒有剛需，所以無需提前做好注冊(cè)準(zhǔn)備。然而，當(dāng)企業(yè)感受到迫切需求，需要走出國門時(shí)，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)別人已經(jīng)捷足先登搶注了自己的商標(biāo)。此時(shí)，企業(yè)想要奪回商標(biāo)權(quán)，只能通過提出異議、無效或撤三等法律手段，甚至談判、購買等商業(yè)手段，這往往需要花費(fèi)成倍的時(shí)間和金錢。所以，中國企業(yè)想在海外市場占據(jù)一席之地，除了要了解外國銷售市場之外，更要有知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面的前瞻性，在進(jìn)入海外市場前做好IP布局以及預(yù)防對(duì)策，未雨綢繆，充分利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)法律保護(hù)自己的商業(yè)品牌。下面我們就來談?wù)?a href="http://www.chenyuhongbo.cn/shewaishangbiao" target="_blank">海外商標(biāo)注冊(cè)需要注意的問題：
1）注冊(cè)國家的確定
企業(yè)要在海外確立自己的商標(biāo)權(quán)，首先要明確商品銷售的目的市場是哪些國家，從而有重點(diǎn)地選擇注冊(cè)國別和地區(qū)。企業(yè)可以從以下方面考慮：
如果商品長期銷往單一國家，可以先在單個(gè)國家進(jìn)行注冊(cè)。作為商業(yè)上的重點(diǎn)保護(hù)國，先確立自己的商標(biāo)權(quán)，以防他人進(jìn)行搶注（根據(jù)筆者觀察，由于近年跨境電商的興起，越來越多在中國國內(nèi)走紅的品牌會(huì)在海外被迅速搶注）。如目標(biāo)市場涉及多個(gè)國家的，可以根據(jù)實(shí)際情況，考慮進(jìn)行區(qū)域性組織注冊(cè)或通過馬德里國際注冊(cè)。其中，馬德里國際注冊(cè)以其相對(duì)低廉的費(fèi)用受到大部分企業(yè)的青睞，仍為性價(jià)比較高的選擇。需要特別提醒的是：對(duì)于采用“注冊(cè)在先”原則的國家，如日本、韓國、西班牙、意大利等國，注冊(cè)時(shí)機(jī)宜早不宜遲；對(duì)于采用“使用在先”原則的國家，如美國、英國、澳大利亞、新加坡等，則應(yīng)注意盡早將出口商品投入到出口國的實(shí)際商業(yè)使用中去。
2）注冊(cè)商品的確定
與國內(nèi)傾向于指定較多商品以獲得更大保護(hù)范圍的習(xí)慣不同的是，在海外注冊(cè)商標(biāo)并不一定是商品選取的越多就越有利。各國商標(biāo)制度對(duì)指定商品數(shù)量及商品描述的要求均有著較大的差別，我們不能照搬中國模式。比如在美國，在商標(biāo)獲得注冊(cè)后美國專利商標(biāo)局會(huì)執(zhí)行對(duì)繼續(xù)使用聲明進(jìn)行嚴(yán)格審查的永久程序，根據(jù)這項(xiàng)程序，注冊(cè)商標(biāo)在提交第一次使用聲明后，若每個(gè)商品或服務(wù)項(xiàng)目超過一個(gè)，約10%的商標(biāo)將被要求提供在額外商品或服務(wù)項(xiàng)目上的使用證明。如果商標(biāo)所有人不能提供商品或服務(wù)的使用證據(jù)，相應(yīng)的已注冊(cè)商品或服務(wù)項(xiàng)目將會(huì)被官方撤銷。除了美國以外，菲律賓、柬埔寨、莫桑比克、阿根廷等國都需要在注冊(cè)后提供使用聲明。因此，企業(yè)需要結(jié)合自身的實(shí)際情況，在如何進(jìn)行商品選擇方面做出慎重的考慮，切勿貪圖商品或服務(wù)的注冊(cè)數(shù)量。對(duì)于需要提交使用證據(jù)的國家，我們建議先注冊(cè)在企業(yè)主營項(xiàng)目相關(guān)的商品和在銷售過程中實(shí)際流通的商品，以及確保會(huì)在近期投入市場的商品上，以避免后期因不能提供使用證據(jù)而面臨被撤銷的窘境；對(duì)于暫時(shí)不需要提交使用證據(jù)的國家，除了在核心商品或服務(wù)上進(jìn)行注冊(cè)，企業(yè)還可以從未來的業(yè)務(wù)范圍方面考量，多選擇一些在備選清單上、但短期內(nèi)又未能投入市場銷售的商品，以便提早可以獲得這些商品的保護(hù)權(quán)，海外商標(biāo)注冊(cè)做到“兵馬未動(dòng)，糧草先行”。
3）檢索
相較于國內(nèi)注冊(cè)，涉外商標(biāo)注冊(cè)的較高費(fèi)用是決策者猶豫的重要原因之一，所以商標(biāo)注冊(cè)前進(jìn)行檢索十分有必要。檢索程序除了可以讓企業(yè)提前獲悉注冊(cè)成功概率以及規(guī)避侵權(quán)風(fēng)險(xiǎn)，還可以在發(fā)現(xiàn)在先商標(biāo)的情況下，對(duì)擬申請(qǐng)的商標(biāo)設(shè)計(jì)進(jìn)行修改。一般來說，企業(yè)可以自行在各國知識(shí)產(chǎn)權(quán)官網(wǎng)上，Wipo global database上或TM view進(jìn)行初步檢索判斷。如想獲得更加詳細(xì)的檢索報(bào)告，可以委托專業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢索。這里值得一提的是，部分國家，如阿聯(lián)酋、伊拉克、以及部分非洲國家均需要委托當(dāng)?shù)厣虡?biāo)局才能進(jìn)行檢索，企業(yè)無法實(shí)現(xiàn)自行在官網(wǎng)上進(jìn)行檢索。
4）使用證據(jù)的保存
為了抵御由于不使用商標(biāo)而被撤銷的威脅，在商標(biāo)使用的過程中，企業(yè)就要開始注重證據(jù)的搜集和保存。對(duì)于發(fā)票、裝箱單、運(yùn)單、提單、報(bào)關(guān)單、合同、展覽資料、獲獎(jiǎng)證書等等，都需要定期整理及保管，以備不時(shí)之需。另外，有些國家強(qiáng)制要求對(duì)商標(biāo)進(jìn)行使用，否則在未能提交使用聲明時(shí)將由官方主動(dòng)撤銷商標(biāo)注冊(cè)。上述所提到的證據(jù)，均需要體現(xiàn)企業(yè)商標(biāo)、使用時(shí)間，以彰顯商標(biāo)在某特定時(shí)段內(nèi)有實(shí)際應(yīng)用在指定商品上，從而形成效力十足的證據(jù)鏈。
5）注冊(cè)后商標(biāo)的監(jiān)控及保護(hù)
涉外商標(biāo)注冊(cè)完成以后，并不是就可以完事大吉，企業(yè)還需要自行或委托境外代理機(jī)構(gòu)監(jiān)控商標(biāo)狀態(tài)。由于大多數(shù)國家都存在“未使用撤銷制度”，因此，為了避免第三方對(duì)商標(biāo)提出不使用撤銷，海外商標(biāo)注冊(cè)企業(yè)應(yīng)該持續(xù)使用已注冊(cè)下來的商標(biāo)，保存好相關(guān)的證據(jù)。另外，對(duì)于部分沒有商標(biāo)制度的國家，如馬爾代夫、東帝汶、索馬里等，定期在當(dāng)?shù)貓?bào)紙或雜志上進(jìn)行警示性公告，一來起到廣告宣傳的作用，增加商標(biāo)在該國的知名度，二來也可對(duì)相關(guān)公眾起到警示作用，公開聲明該商標(biāo)歸申請(qǐng)人所有，他人不可隨意模仿或復(fù)制，否則需承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。
6）其它注意事項(xiàng)
◆在海外注冊(cè)了商標(biāo)之后，為了實(shí)行雙重的維權(quán)保護(hù)，企業(yè)還可以在海關(guān)系統(tǒng)進(jìn)行商標(biāo)備案。此舉有助于海關(guān)快速地查獲侵權(quán)商品，并在采取進(jìn)一步的法律和執(zhí)法行動(dòng)之前通知品牌所有者或其代表。在泰國、緬甸等國家，海關(guān)備案系統(tǒng)可作為打擊假冒商品交易的有力工具，同時(shí)也是權(quán)利人知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)策略的一部分，可使權(quán)利人更好地應(yīng)對(duì)來自各方面的威脅。
◆很多情況下海外商標(biāo)搶注者大多是當(dāng)?shù)厝A人或者企業(yè)在當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商、加盟商、代理商，因此要警惕與企業(yè)有貿(mào)易往來的公司或個(gè)人，并且在與商業(yè)伙伴簽訂合同時(shí)對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行約定。
◆在商品銷售的過程中，盡可能地做好防范工作，例如可以在產(chǎn)品上采用物理防偽技術(shù)，在產(chǎn)品包裝上加貼防偽標(biāo)志。
◆企業(yè)在運(yùn)營過程中，應(yīng)當(dāng)建立健全監(jiān)管工作機(jī)制，始終保持擁有的知識(shí)產(chǎn)權(quán)案件處于有效監(jiān)控之下，確保運(yùn)營的知識(shí)產(chǎn)權(quán)處于有效狀態(tài)。
專業(yè)、誠信、精準(zhǔn)、快捷是商專人的永恒追求?！?strong>廣東南越商專知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司”匯聚人才和經(jīng)驗(yàn)，致力于為客戶提供一流的知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)。咨詢熱線：020-86671805
